上海商标律师网我国《商标法》第31条规定，“申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。这条规定是对商标在先使用人的保护，要求他人注册商标时，避让“已经使用并有一定影响”的商标，并且不得“以不正当手段抢先注册”。
而且，在司法实践中，商标局、商标评审委员会以及法院对于这条规定的适用条件已经达成共识，即：第一，被抢注的商标必须为未注册商标且属于可注册商标；第二，被抢注的商标必须为在先使用的商标，且该使用必须为真实、合法、有效的使用，达到“使相关公众对商标、商标所标示的商品及商品提供者有所认识”[1]；第三，被抢注商标经过使用已经获得一定的知名度；第四，抢注人采取了不正当手段并具有主观恶意。
过去几年，在国内知名商标在国外频遭抢注、国外商家借此遏制国内对手进入该国市场的时候，国内类似“陆虎”商标案[2]、“索尼”商标案[3]以及“伟哥”商标案[4]层出不穷，国外知名商标的中文翻译或者简称也在国内遭到频繁的抢注。在实践中，如何认定在先商标的“使用”是适用《商标法》第31条的核心问题，如果商标未经使用，就不存在“先使用权”，就更谈不上他人不正当抢注的问题。
仔细分析上述列举的三个典型案件，像“陆虎”、“索爱”以及“伟哥”这样的外文商标的中文翻译或者简称作为未注册商标被相关公众使用在有关商品上，其外文商标的所有者就不得不接受这样“被动使用”的事实：第一，外文商标本来就有一定的知名度，或属于驰名商标；第二，翻译或简称首先来自媒体或者相关公众，当然为相关公众所熟知；第三，因为与该翻译或者简称的利害关系并发生了混淆，尽管极力澄清，但公众仍然继续使用该翻译或简称与特定来源的商品对应，特定商品的提供者从而被动接受该翻译或简称为其中文商标的事实；第四，虽然该中文翻译商标或简称与特定商品及其来源形成密切的联系，被公众当成知名商品的特有名称，或者商标指称特定的商品，而且有一定影响，但由于未注册，在法律上却是“无主”商标[5]。正因为如此，其共同的命运就是被他人抢先注册为商标，使用在相同或者类似商品上，结果造成消费者对于商品来源的混淆。
一、进退失据的法律困境
这三个案件争议均涉及《商标法》第31条“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的事实认定。法律规定了三个事实认定要件：“以不正当手段抢先注册”、“他人已经使用”和“有一定影响的商标”。裁决者之间的分歧主要体现在对“他人已经使用”的事实认定方面，即：未注册商标由于媒体宣传和相关公众的使用、达成的共识与一定的商标或者商品来源形成当然的对应关系，这样的“被动使用”是否应当认定为与该商标有密切关系人的使用？换言之，《商标法》第31条所规定的商标使用，当然指主动使用，但是否应当包括“被动使用”？
从三个案件已经生效的法律判决分析，多数意见认为，未注册商标的“被动使用”不能认定为与该商标有密切关系人的使用，故判决被抢注的商标应当予以维持。如此，在法律上与该商标有密切关系的人则会被置于进退失据的困境中。从此类案件的起因分析：第一，未注册商标被用来指称特定的商品并不是与该商标有密切关系人的初衷，用判决书中的语言就是不是其“真实意思”。所以，与该商标有密切关系的人最初并不认同该商标与自己或者自己商品的关系。但是，媒体和相关公众仍然将该商标与其及其商品联系起来。第二，发生了他人“主动使用”，即抢先注册，利用与商标有密切关系人的商誉出售相同或者类似商品，由此产生或者可能产生市场混淆的情况。在这种情况下，与该商标有密切关系的人，退无路可退，由于市场紧逼，消费者普遍认为，凡是用该商标的商品与其有密切联系；进则无路可进，因为他人已经抢先注册，将其申请注册自己使用的前途堵死了[6]。为了防止混淆，唯一的出路就是提出异议、诉讼以制止他人使用。但是目前，这样的路，也被法律堵死了。
对于上述判决结果，有些学者认为，其一，“申请在先”是中国商标制度的基本原则，这个原则动摇不得。否则，就破坏了整个商标制度。其二，保护注册商标，这是中国商标法的重要原则，未注册商标的保护，则是少数的例外。法院判决“申请在先”人胜诉，就是要督促遵守注册商标制度。其三，即使保护未注册商标，也是要保护那些自己宣传和使用的商标。产生于公众领域的未注册商标被用来指向一定的商品及其来源，但与该商标有密切关系人并没有付出任何劳动，如果认定该商标属于他们，则对“申请在先”人不公平。
二、“使用被动”概念的引入
法律的规定往往不能与社会的发展变化保持一致的步伐。因此，有一些学者或法律实践工作者主张，需要根据法律的基本精神及基本原则对具体的法律条文做出合理的扩张解释，从而实现法律与现实同步的基本要求。因此，对于《商标法》第31条关于“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的理解不宜过于僵化、严格。即可以在结合商标法的基本原则、并考察商标法立法本意的基础上，再结合市场的实际情况，根据在先使用主体的不同，将商标的在先使用分为“主动使用”和“被动使用”两种不同的情形。
商标最基本的功能是区分商品的来源，任何“主动使用”的目的也无非是建立这种联系，既然现在“被动使用”已经能明确指向特定的商品及其来源，那么“被动使用”实际上产生了“主动使用”的效果[7]。因此，在今后无论是立法还是司法中，都不应把“被动使用”完全排除，而是应该根据具体案件考虑“被动使用”的影响程度，以彰显法律的公平与公正。
(一)理论层面
商标的功能主要体现在两点：第一，区分商品或者服务的来源，便于消费者进行选择，维护社会正常的经济秩序；第二，基于消费者对商标或者服务的信赖利益而产生的商品或者服务所承载的品牌价值，即商誉。保护未注册商标的立法本意不但在于保护在先使用人本人的利益，更重要的是保护商标所载有的商誉、一般公众基于该商誉对特定生产商或服务提供者的信赖利益，以及依据诚实信用原则维护正常的市场交易秩序。
在“被动使用”的情形下，相关公众主动在商标、商标所标示的商品以及商品的提供者之间形成了相应的认识，从而使相关的标志起到了商标区分商品或服务来源的基本功能，客观上可以认定为在先的商标使用行为；同时，相关公众基于该标志对特定商品或服务提供者提供的特定商品或服务的信赖已客观存在，基于诚实信用的基本原则，法律亦应对该种客观存在提供相应的保护[8]。
(二)司法实践层面
结合我国目前的司法实践，根据我国商标法对于采取不正当手段进行抢注商标的行为，被抢注人只能选择第31条维护自己的合法权益。因为目前司法实践已经明确排除了被抢注人选择《商标法》第41条第1款为依据，以私权受到侵害为由提起行政诉讼的机会。因此，如果对于《商标法》第31条施以过于苛刻的条件，被抢注人的利益将难以维护，则不符合商标法“保护商标专用权，促使生产、经营者保证商品和服务质量，维护商标信誉，以保障消费者和生产、经营者的利益，促进社会主义市场经济的发展”的立法本意。
(三)司法保护优先
“保护注册商标”是商标法的一般原则。对于商标的保护，我国采用的是行政和司法保护双轨制。行政保护侧重于商标的申请、分类注册、公告、变更、续展、撤销和注销，以及转让等。在商标行政管理部门的档案系统中注册的商标，可以优先得到保护，这是行政管理的制度特点决定的。商标的司法保护，一方面要维护商标行政管理制度的合法性和稳定性，另一方面则要对行政管理制度进行必要的补充和制衡。如果两种保护的内容完全重合、同质化，则失去了国家设立司法保护制度的必要性。司法保护是对行政保护的必要补充和制衡。所以，法院要更多地考虑商标法特别原则的适用。对于未注册商标，法院要比商标行政机构给予更多的考虑和保护。除了商标法有特别规定之外，未注册商标的使用是允许的，也是大量存在的，其实际数量不一定少于注册商标。注册公告中有许多不使用的“死商标”。相反，市场中则有不少经过竞争、经过长期使用取得显著性，与一定商品及其来源形成密切关系的但未注册的“活商标”。这样的“活商标”有待于经过法院认定确权和维权然后纳入商标注册和保护制度当中[9]。
(四)外国立法层面
被动使用的概念在美国的司法实践中早巳被采用。在“BUG”案中，大众公司一经典性轿车的正式名称为“TYPE1” (一型)或者后来使用的“BEETLE”(甲虫)。但是公众一般叫它“BUG”。问题的关键是最先使用这个名称的是消费者，而非大众公司。但是在该案中，法院的倾向性观点是：消费者建立的这种联系在这种情形下应当得到保护[10]。因为即使权利请求人没有直接使用商标别名，但法院通常认定相关公众对商标别名的使用产生了一种可受保护的权利，这种可受保护的权利应当归属于原始的商标权人，故这种他人的公开使用应保证权利人的利益。从某种意义上说，这种相关公众的使用可以合理地被认为是相关公众代表权利人使用该标识。
三、认定未注册商标的使用
使用是商标的灵魂。商标只有通过使用才能发挥其标识商品来源的功能，才能承载商家的信誉。我国《商标法实施条例》第3条规定：“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”。有学者就指出，我国商标法对使用一词的定义范围非常广泛，不但包括在生产、销售中的直接使用，还包括在广告、商业文函乃至出口中的间接使用，既包括商标注册人的使用，又包括侵权人对商标的使用[11]。因此，对未注册商标“使用”的认定也应如此。
结合相关学者的意见，我们认为，商标法上未注册商标的使用应是真诚的、公开的，并能够实现商标主要功能、具有一定规模的使用。它包括两方面内容，从主观方面讲，必须具有真诚的使用意图，即必须具有行销于市、从事贸易活动的目的。从客观方面讲，应具有将商标用于商品或其包装、容器、标贴、说明书、价目表或其他类似对象上，进而持有、陈列、散布、出口等行为；或者具有在服务的推销或广告宣传中使用或予以展示的行为。具体来说，主要有以下几个方面：
(一)必须在中国大陆地区真实善意的使用
众所周知，商标权具有地域性，即一个国家或地区依照其本国的商标法或本地区的商标条约所授予的商标权，仅在该国或该地区有效，对他国或该地区以外的国家没有约束力。同样道理，《商标法》第31条规定的未注册商标的“已经使用”也应当具有地域性，应当是在我国地域内的使用，而不包括我国境外。即“已经使用”的地域范围应该是与商标权的地域范围相一致，也就是适用《商标法》的地域范围，即中国大陆地区，不包括港、澳、台。这点可以在“HYSTERIC”商标行政纠纷案中体现[12]。
而且，就商标权的获得及维持而言，商标使用行为还应当是在真实的主观状态下进行善意的使用，而不能仅为了保留和维持商标权利而进行“象征性”使用，比如仅在少量的业务资料上使用，或为了维持商标权效力而象征性的在广告宣传中使用。商标使用总的原则是：“不能仅仅是为了应付使用义务而进行的象征性使用，例如偶尔发一小批货，在报纸上声明一下商标的归属，应该都不属于正常的商业性使用”[13]。
(二)必须是“主动使用”
这就要求未注册商标“已经使用”的方式应当是具体的、具有商业意义的。根据《商标法实施条例》第3条的规定，“使用”包括：第一，直接附着于商品、商品包装或者容器上的使用，或者在商业广告、产品说明书等其他商业文件中的间接使用；第二，注册商标所有人的自行使用或者是商标权人以外的第三人被许可使用、与商标所有人有业务关联的人的使用；第三，商品或服务经销商中的使用或者是产品销售前的使用，如广告宣传等。以上的使用，无论是直接使用、间接使用、商标权人使用、第三人使用亦或是售前使用，都属于企业“主动使用”未注册商标的情况，也就是“已经使用”的方式不包括商标“被动使用”，即不包括媒体宣传报道或是相关公众的使用。
(三)必须满足“标志、对象、出处”的对应关系
关于商标的定义，有多种不同的表述，但各种不同的表述均包含了商标的三个核心要素：标记、对象(商品或服务)、出处(生产者或经营者)。商标使用的目的可以有很多，可以是基于自我欣赏，可以是描述性或指示性使用，但商标法规制的商标使用行为应当是为了识别商品来源的使用。也就是，商标使用必须是商标所有人在他自己的商品或服务上使用商标，从而形成标志、商品或服务、生产者或经营者三者之间的对应关系，缺一项商标使用便不可成立。即达到使相关公众对商标、商标所标示的商品或者服务及商品或者服务的提供者有所认识[14]。正如有些学者指出，离开了商品或服务，所谓商标就是一种毫无意义的符号；离开了生产者或经营者，不但无从判断商品或服务的来源，依附于商标的权利义务也就失去了主体[15
(四)必须是商业性使用
《商标法》第31条“已经使用”中的“使用”，应该是指严格的商业性使用，以商品行销为目的，即通过“使用”，使该商标具有了指示商品或者服务的出处乃至产品质量的功能。“商标使用通常被理解为带有商标的商品的销售”或者“是指将符号用于商业活动中并起到区分商品来源的作用”[16]。成就商标权的使用之所以必须与商业经营活动相关联，是因为“商标所承载的商誉，系通过商标的使用而获得，某一具体的商标，只有在与特定产品或者服务联系在一起并且提供给市场上的消费者的时候，才有可能获得消费者的积极评价，从而积累和增加与之相关的商誉”[17]。
四、总结与建议
“商标的生命在于使用”。换言之，商标的功能与价值，只有在实际使用中才能得到体现。体现在法律和司法实践中，则表现为商标的使用，或是商标权取得的前提，或是商标权持续的要件，或是商标侵权认定的必备因素等，其重要性不言而喻[18]。
如前所述，我国《商标法》第31条所规定的商标使用，仅仅指主动使用，不包括“被动使用”的情形。换言之，未注册商标由于媒体宣传和相关公众的使用而达成的共识与一定的商标或者商品来源形成当然的对应关系，这样的“被动使用”不应当认定为与该商标有密切关系人的使用。所以，像“陆虎”、“索爱”以及“伟哥”这样的外文商标的中文翻译或者简称作为未注册商标的使用就不能认定为与商标有密切关系人的使用。
但是，如此一来，在法律上与该商标有密切关系的人则会置于进退失据的困境中。那作为未注册商标的密切关系人，应该如何应对？以下提出几点建议。
(一)利用好商标异议程序
申请注册的商标经过实质审查，凡符合《商标法》有关规定的，予以初步审定和公告。初步审定不等于核准注册，还需要经过公告异议程序才能决定是否核准注册。自公告之日起3个月内，任何人都可以对初步审定的商标提出异议，这一程序称为商标异议。异议的理由可以是该商标不符合积极条件，也可以是其在消极条件上的缺陷。异议申请人没有限制，可以是任何人。异议申请经商标局裁定后，当事人对裁定不服的，可以自收到通知之日起30日内向商标评审委员会申请复审。当事人对商标评审委员会做出的复审决定不服的，可以自收到通知之日起30日内向人民法院起诉。
现在，大多数公司或企业都设有法务部门或知识产权部门，尤其是一些跨国公司。那么，这些公司的部门相关人员就应该适当注意与其竞争领域的相关对手的商标申请状况。如果有抢注其商标的中文或外文翻译、简称、缩写、别称等，就应及时提出商标异议，充分利用好诉前程序，尽量解决问题。
(二)商标的中外文翻译、简称、缩写等都要注册
如果企业的商标有中文和外文、简称、缩写等，在申请注册商标时，应当把这些相关的商标都进行注册。否则，其中之一可能会被人抢注。
正如前面提到的，像“陆虎”、“索爱”、“伟哥”，并不是企业自身使用的，而是若干媒体在报道、评论中或者消费者的使用，那么作为与这些标识有密切关系的企业或个人也应当及时将该惯用的商标称呼在中国注册为商标。
(三)外文商标的多种译法也应及时注册
由于英文词汇常常具有一词多义的特征，而中文词汇的用法也十分丰富，在对外文进行翻译的时候有音译和意译等多种翻译方法，这就常常导致同一个外文词汇对应多种不同的翻译结果。
如“LAND ROVER”商标的中文翻译有“罗浮”、“兰德·罗孚”、“陆虎”、“路虎”等多种译法；“Viagra”商标的中文翻译也有“万艾可”、“威尔刚”、“伟哥”等。那么在注册好相关外文商标后，对一些有可能被他人注册的中文翻译商标也要进行注册，以免遭他人抢注。
(四)做好防御商标战略
企业应着眼于长远的战略思考，为了在更多的商品或服务上独占使用某一商标，则应在多个类别进行商标注册。
索尼爱立信(中国)公司在2008年1月14日才开始在各类商品上进行注册“索爱”商标。可是到目前为止，像“索爱”、“索爱ING”、“索爱SORE”、“索爱无限”等59个商标已经被26个不同的权利人注册成功，而且主要集中在第9类商品的注册上。