上海商标律师网【编者按】在今年召开的第十二届全国人大常委会第四次会议上，表决通过了关于修改商标法的决定，这是继1993年和2001年之后，立法机关根据现行需要对商标法做出的第三次修改。新版《商标法》的条文从原来的64条增加到73条，内容更加细致丰富，其中在驰名商标问题上的变化尤为显著。对此，记者邀请了中国知识产权律师网首席律师、中国政法大学知识产权研究中心副研究员、北京市律师协会专利法律委员会委员、北京市铭泰律师事务所知识产权部主任徐新明对驰名商标相关问题作了深入解读。
驰名商标的国际公约渊源
驰名商标，是指在市场上享有较高信誉，并为公众所熟知的商标，有着国际上的公约渊源，主要规定在两个国际条约当中：《保护工业产权巴黎公约》（简称《巴黎公约》）第6条之二；《与贸易有关的知识产权协议》（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，简称《TRIPs》）第16条。
《巴黎公约》与《TRIPs》关于驰名商标的保护，是基于商标侵权的“混淆理论”。“混淆”又分为“直接混淆”和“间接混淆”。 [1] 所谓“直接混淆”，是指在相同或类似商品或服务上使用与驰名商标相同或近似的商标，使相关公众误以为二者所标示的商品或服务来源相同，均来自驰名商标所有人，从而损害商标所有人的利益。所谓“间接混淆”，是指在不相同或不类似商品或服务上使用与已经注册的驰名商标相同或近似的商标，虽然这种使用不一定会使得相关社会公众误认为二者来源相同，但是，很可能会使相关社会公众误以为在后商标所标示的商品或服务的提供者与已注册的驰名商标所有人之间存在某种关系，如：赞助关系、从属关系、关联企业等等，从而损害驰名商标所有人的利益。
因此，作为保护驰名商标的国际法渊源，《巴黎公约》第6条之二及TRIPs第16条对于驰名商标的保护无论是相同或类似商品或服务，还是不相同或不类似商品或服务，均以可能造成混淆为要件。中国《商标法》修订前的第十三条第二款、修订后的第十三条第三款规定，与TRIPs第16条第三款规定一脉相承，对于驰名商标的保护也是以可能造成混淆为要件。
禁止广告性使用驰名商标
修订后的《商标法》第十四条第五款规定：“生产、经营者不得将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”这一规定，对于驰名商标的广告性使用作出了禁止性规定，之所以如此，与驰名商标的混乱现状有关。
商标专用权，本来局限于其所注册的商品或服务类别。在该类别，商标所有人对其注册商标享有专用权，并有权禁止他人使用。超出其所注册的商品或服务类别，商标所有人对该商标即不具有专用权，也无权禁止他人使用该商标。因此，在注册商标核准的商品或服务类别，商标所有人对其注册商标拥有专用权和禁用权，二者统称为商标权。对驰名商标的跨类别保护，其实是扩张了商标所有人对于注册商标的禁用权。[2]通常情况下，商标所有人对于商标的专用权和禁用权是相统一的，均限制在商标注册商品或服务的类别范围内。如前所述，商标侵权是以相关社会公众的混淆为前提，将相同或近似商标使用在相同或类似的商品或服务上，因可能产生混淆、损害商标所有人的利益而被禁止，超出注册商标被核准的商品或服务类别使用相同商标，一般不具有产生混淆的可能性，故而不被禁止。因此，商标所注册的商品或服务类别，即为商标权的界限，超出该类别，商标权不复存在。在商品或服务类别的界定下，商标权利人的利益与社会公共利益达成一种平衡。但是，在市场竞争中，有些商标的知名度是如此之高，以至于即使被他人使用在不相同或不类似的商品或服务上，依然会误导相关社会公众，使人误认为商标使用人与驰名商标所有人之间存在某种联系，造成“间接混淆”，在这种情况下，如果仍然固守“相同或类似商品或服务”之原则，将会纵容使用人不正当的利用驰名商标的知名度，搭便车，这不仅对商标所有人不公平，同时也会损害相关社会公众的利益。权衡之下，合理的解决之道就是，在保持驰名商标所有人的商标专用权不变的同时，将其商标禁用权延伸至相关的商品或服务上，以充分保护商标所有人的权益。
基于以上分析可知，驰名商标制度对于商标所有人的保护已达无微不至的地步，能够最大限度的保护商标所有人因驰名商标所产生的竞争优势。中国《商标法》第十三条关于驰名商标的规定，与《巴黎公约》及TRIPs的上述规定一脉相承，其立法目的自然也是为了充分保护驰名商标所有人的权益。
但是，随着中国驰名商标的数量越来越多，驰名商标逐渐演绎出一种新的功能——广告功能，我们可以经常看到打着驰名商标名义的各种各样的商业广告。执法机关或司法机关在处理商标纠纷中作为案件事实个案认定驰名商标，须掌握适度原则，依据驰名商标自身的知名程度做出适当的认定，赋予未注册驰名商标所有人在相同或类似商品或服务上的专用权和禁用权。[3]或者，将驰名商标所有人的禁用权延及不相同或不类似的商品或服务上。对于注册的驰名商标而言，执法机关或司法机关并非不加限制的将其禁用权延伸至所有的商品或服务类别，而是考量商标的知名度及在相关商品或服务使用相同或近似商标引发混淆的可能性，决定其禁用权的延伸范围。简言之，驰名商标的知名度越高，其在个案中受保护的范围越广。
因此，驰名商标并非千篇一律，不同“驰名商标”的知名度可能大相径庭。驰名商标所附加的广告功能，也激发了众多商家申请驰名商标的欲望。虽然现在我国已经取消了主动认定驰名商标的程序，即不允许单纯的为了认定驰名商标而认定驰名商标，而只能在处理个案纠纷中作为一种事实认定被动的认定驰名商标。但是，这仍然无法防止无孔不入的商家通过各种渠道、乃至制造纠纷以达到认定驰名商标的目的。在商业广告中使用驰名商标，令相关社会公众尤其是普通消费者难以分辨“驰名商标”的真伪及“含金量”。这一切均违背了立法者设立驰名商标制度的初衷，与驰名商标的立法宗旨背道而驰。
鉴于此，为了还原驰名商标的原初状态，维持正常的市场竞争秩序，维护社会公众的利益，祛除驰名商标被附加的、扭曲的“广告功能”，显得十分必要。
商标侵权以“惩罚性赔偿原则”替代“填平原则”
修订后的《商标法》第六十三条第一款规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”
第六十三条第三款规定：“权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。”
中国的知识产权法——《专利法》、《商标法》、《著作权法》对于侵权责任中的赔偿责任之认定，一直遵循的是“填平原则”，即侵权人仅需补偿因其侵权行为给权利人造成的损失，而无需额外赔偿。这一原则看似对权利人公平，实则不然。首先，既然被诉侵权所付出的赔偿代价只相当于权利人的损失，而无需付出更大的代价，那么，潜在的侵权者往往会抱着一种侥幸心理，避开正常的授权许可途径，实施不劳而获的侵权行为。因为，出于种种原因，并非所有的侵权都会受到权利人的责任追究，即使被诉侵权，根据“填平原则”，侵权者也不过是照单赔偿而已。这种可预见的相对温和的法律后果对于潜在的侵权者不具有任何威慑力。其次，在“填平原则”之下，为了要求侵权者补偿自己因侵权所遭受的损失，在知识产权侵权诉讼中，作为原告的权利人须首先举证，证明自己的损失数额或者侵权人因侵权行为所获得的收益金额，然后法院才能责令侵权者给予相当金额的赔偿。然而，在大多数情况下，要想证明自己因侵权所遭受的具体损失或侵权者因侵权所获得的具体收益，对于权利人而言是一件十分困难的事情，于是，举证不能的权利人只能接受远远低于实际损失的赔偿金额，甚至于出现赔偿金额不足以支付诉讼成本的极端案例。因此，“填平原则”的实施在很多情况下难以充分保护权利人的合法权益，甚至于有时候反而会产生鼓励侵权的不当后果。
所谓“惩罚性赔偿原则”，是指在责令侵权者补偿权利人损失的基础上，根据侵权者的主观过错程度，责令其进一步承担惩罚性的赔偿责任，以惩戒具有主观恶性的侵权者，警戒潜在的侵权者，遏止未来可能发生的、潜在的侵权行为。“惩罚性赔偿原则”大大提升了权利人因侵权行为所能获得的赔偿金额，可以充分的保护权利人的利益，同时，由于其巨大的威慑力，可以“杀一儆百”，因此，类似的侵权数量将会大幅度降低。这必然有助于形成尊重他人知识产权的良好社会风气，鼓励市场主体通过智力创造、创新，依法获得权利人许可等正当渠道从事经营活动。须知良好的商业道德源于法律的强力规制。
修订后的《商标法》率先抛弃了久遭诟病的“填平原则”，而代之以备受期待的“惩罚性赔偿原则”，是中国知识产权法律制度的又一次重大突破和升华。《商标法》这一转变具有重大意义，令人欢欣鼓舞，我们有理由相信，在不久的将来，《专利法》、《著作权法》等知识产权法将会紧随其后，逐一效仿。