上海商标律师网显著性要求源于商业标识的标识功能，最终目的在于防止消费者混淆。因此，在判定显著性时，消费者的感受最重要，必须结合商业标识的地域范围内的一般消费者等相关公众来判断，并以一般消费者在正常情况下的反应作为标准。
【案号】
一审： 上海市黄浦区人民法院（2010）黄民三（知）初字第368号
二审：上海市第二中级人民法院（2012）沪二中民五(知)终字第26号
【案情】
原告：新平衡运动鞋公司（以下简称新平衡公司）
被告：泉州市纽班伦体育用品有限公司（以下简称纽班伦公司）
新平衡公司是拥有百年历史的世界著名专业运动制品商之一， 在第2 5 类（ 鞋） 商品上享有第 （以下简称“ N 及图” ） 等商标。其生产的“newbalance”运动鞋在鞋两侧中央位置靠近鞋带处（以下简称鞋两侧）突出使用了大写、粗体的英文字母“N”标识（以下简称“N字母”标识），该标识是鞋子装潢中最具显著性的部分，各类产品广告中亦大量突出宣传了该标识。其早期生产的运动鞋的吊牌上有“美国N B纽巴伦简史：美国名牌纽巴伦（newbalance）创立于1906年，英文字义是‘新平衡’……受历任美国总统青睐，因此被誉为‘总统的休闲鞋’”等字样。2004年前后，新平衡公司启用“新百伦”作为产品中文名称，此后再未主动使用过“纽巴伦”。2007年－2008年期间，新平衡公司设计发行了限量版运动鞋“海陆空”系列及“京剧脸谱”系列，该两款运动鞋在鞋面上多处运用了脸谱图案及类似地理标识图的图案，但最具显著性的仍系鞋两侧使用的“N字母”标识。
纽班伦公司自2007年12月成立以来，在全国各地开设店铺，使用“纽巴伦”作为店招，销售其生产的运动鞋，并通过户外广告、平面媒体等方式进行宣传推广。其生产的运动鞋的鞋两侧或鞋外侧中央位置均突出使用了略微变形的、右侧下方有两条较细斜杠的大写、粗体“N”标识（以下简称“N图形”标识），并在鞋及吊牌、鞋盒等多处位置使用了与“N图形”相同或近似的标识以及“N·PAI”、“N·牌”、“纽巴伦”等字样。另有两款鞋也使用了京剧脸谱图案及以各种线条及地名拼音组成的地理标识图，但该两款鞋的鞋两侧同样使用了“N图形”及类似“N图形”的标识。纽巴伦公司制作的产品宣传图册中所陈列展示的款式众多、颜色各异的运动鞋商品，其两侧亦使用了“N图形”标识，且多数商品图片中也突出展现了该“N图形”标识。2009年12月，纽班伦公司自案外人求质公司处受让第4236766号 商标的注册申请，商品种类为第25类（鞋、运动鞋、足球鞋等），该商标于2008年5月20日获得初步审定，并于2011年12月12日被商评会复审裁定予以核准注册。纽班伦公司在二审期间获得该商标的商标注册证。
新平衡公司认为，原告的产品在业内和消费者中具有极高的知名度，“N”及“纽巴伦”已经成为原告知名商品的特有名称，使用在鞋两侧中央位置的“N字母”标识是原告知名商品的特有装潢。此外，“京剧脸谱”和“海陆空”系列限量版商品上使用的京剧脸谱图案及地理标识图案设计，也是原告知名商品的特有装潢。纽班伦公司的前述使用行为仿冒了新平衡公司的知名商品特有名称和装潢，足以导致消费者构成混淆和误认，构成对新平衡公司的不正当竞争。纽班伦公司否认原告享有其所主张的权利，认为其在鞋子上使用的是其注册的第4236766号商标，不构成对新平衡公司的不正当竞争。
【审判】
上海市黄浦区人民法院审理认为：原告提供的证据足以证明“newbalance”运动鞋在中国境内的相关市场中具有较高的市场知名度，为相关公众所知悉，可以认定为“知名商品”。原告没有提供证据证明其将“N”作为商品名称予以使用，故认定其为原告商品的特有名称缺乏事实基础。原告曾在市场上在先使用“纽巴伦”，但由于原告未持续使用，故“纽巴伦”与原告的对应性没有因为原告的持续使用而不断得以强化，客观上反而因原告的多年停用而被淡化，对于原告自身已不再使用的商品名称，实无给予法律特殊保护的必要。“N”作为英文字母，非原告所独创，不具固有的区别性。但是原告生产的运动鞋绝大多数款式的两侧均使用了“N字母”标识作为装潢，在广告中也主要通过展示运动鞋两侧使用的“N字母”标识来进行商品宣传。鞋两侧使用的“N字母”标识是原告运动鞋装潢中最突出、最具识别性的部分，上述使用方式具有显著的整体形象，且与商品的功能性无关，经过原告长期宣传和反复使用，已足以使相关公众将使用在鞋两侧的“N字母”标识与原告的运动鞋商品联系起来，使得本不具有天然区别性的字母“N”因持续使用在运动鞋的固定位置上而产生了识别特定商品来源的区别性，具有了识别商品来源的作用，故原告在鞋两侧使用的“N字母”标识已经成为《反不正当竞争法》第五条第（二）项所保护的特有装潢。原告未对“京剧脸谱”及“海陆空”系列运动鞋的知名度进行举证，且该两款鞋仅凭“京剧脸谱”及“地理标识图”的图案设计，尚无法使消费者将其与原告的商品联系起来，故原告主张“京剧脸谱”及“海陆空”系列运动鞋的特有装潢不能成立。被控侵权商品所使用的“N图形”标识与原告的“N字母”标识在隔离比对的情况下，以相关公众的一般注意力为标准，两者在视觉上基本无差别。被告攀附原告商誉、制造市场混淆的主观恶意明显，客观上也足以导致消费者对商品来源产生混淆、误认，明显违背了诚实信用原则和公认的商业道德，构成对原告的不正当竞争，应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。综上，遂判决被告纽班伦公司立即停止对原告新平衡公司的不正当竞争行为，即停止在其生产销售的运动鞋的鞋两侧中央位置靠近鞋带处使用与原告“N字母”相同或近似的装潢，并赔偿原告包括合理开支在内的经济损失人民币480,000元。
宣判后，纽班伦公司不服一审判决，提出上诉。上海市第二中级人民法院二审判决驳回上诉，维持原判。
【评析】
一、注册商标与知名商品的特有标识
（一）注册商标与知名商品特有标识的交叉
注册商标与知名商品特有标识均属于商业标识的范畴，但两者在保护范围和方式上并不相同。注册商标主要通过《商标法》予以保护，而知名商品特有标识则由《反不正当竞争法》所保护。通常认为，《反不正当竞争法》与《商标法》构成一般法与特别法的关系，对于《商标法》已经予以保护的领域，不能再援引《反不正当竞争法》。但另一方面，知名商品特有标识本质就是未注册商标，《反不正当竞争法》第五条第（二）项给予了部分未注册商标以类似注册商标的保护，又是对《商标法》的有效补充，两者并非相互对立的关系。司法实践中，鉴于《商标法》与《反不正当竞争法》的这种复杂关系，对于注册商标与知名商品特有标识的保护问题应当特别注意实质的协调性，正确适用法律。
1、对于完全可以纳入《商标法》保护范畴的领域，必须严格遵守特别法优于一般法的规定，适用《商标法》予以保护。比较典型的事例是当事人将其注册的文字商标同时作为商品名称予以使用，此种情况下，这种名称也就成为注册商标意义上的商品名称了，可以寻求注册商标的保护，而无须再寻求反不正当竞争法的保护。
2、对于尚不能完全纳入《商标法》保护范畴的商业标识，原告可以根据案件的具体情况同时主张或自行选择通过商标法或反不正当竞争法予以保护。比较典型的事例是原告享有某一注册商标，其注册商标本身或者该注册商标的显著部分同时又是其商品装潢的组成部分，被告不仅擅自使用了原告的注册商标，还对该商品装潢进行了全面仿冒。在这种情况下，如果仅允许原告就注册商标予以主张，那么其商品装潢中其他具有特有性的要素必然无法得到保护，既不利于维护原告的合法权益，也不利于制止仿冒行为的发生。值得注意的是，这种情况下，虽然被告的行为同时侵犯了原告的两项权利，但其行为的违法后果实际上却只有一个，故在损害赔偿金额的确定上应予以考虑。
（二）本案两种保护模式的选择
本案中，原告核准注册的商标为“N及图”，但原告在实际使用时对此做了变动，在运动鞋两侧单独突出使用了其主要部分即英文字母“N”。大写字母“N”既是原告注册商标的主要构成部分，也是原告所主张的“运动鞋两侧使用‘N字母’标识”这一特有装潢中除了“运动鞋两侧”这一特定位置要素外的唯一识别要素。从严格意义上来讲，本案很难归属于前述两种常见情形中的任意一种，这给案件审理带来了难度。对于本案的法律适用问题，审理中存在两种观点。
一种观点认为，原告单独使用“N字母”标识的行为并未改变注册商标的显著特征，仍然可以视为注册商标的使用，应当适用《商标法》予以保护。
另一种观点认为，《商标法》第五十一条规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。如果实际使用的商标与注册商标不一致的，则实际使用的商标构成另一个未注册商标，该未注册商标若符合知名商品特有标识的保护要件时，可以按照《反不正当竞争法》予以保护。
在法律规范本身具有模糊性的前提下，前述两种观点无谓孰优孰劣，但结合本案的具体情况，其保护结果则可能大相径庭。本案的一节重要事实是被告已在鞋类商品上申请注册近似商标，虽然一审判决时被告尚未拿到注册商标证，但根据商评委的复审裁定来看，被告经核准注册该商标的可能性非常大。该商标与被控侵权商标虽存细微差别，但并无显著性差异。在被告尚未取得注册商标专用权的情况下，其使用的应为未注册商标，本案以第一种观点依照《商标法》对原告的注册商标给予保护具有合法性和正当性。但这样的处理方式存在一个潜在的悖论，即在被告取得注册商标专用权后，其使用行为即成为使用自己所拥有的注册商标的行为，从而与原告形成注册商标之间的冲突。根据法律规定，注册商标间的争议应当由原告向有关行政主管机关申请解决。而商标局的观点在商评委的裁定中已经表述得非常明确，即原、被告的商标不构成近似，这会导致原告的权利实质上处于投诉无门的境地。
采用第二种观点的保护模式，则可以巧妙地避开这一难题。如果原告的这一使用方式经法院审查确能构成在先的知名商品特有装潢，则即使被告事后取得注册商标专用权，其在后的商标权的行使亦不得对抗原告的在先权利，原告可以一以贯之地得到合理保护。
本着鼓励公平竞争，遏制“搭便车”的不正当行为，维护权利人合法权益的价值取向，一审法院向当事人充分释明两种选择的不同法律后果后，最终，当事人选择了以“知名商品特有装潢”寻求救济，较好维护了自身合法权益。
二、知名商品特有标识的司法认定
反不正当竞争法对知名商品特有标识的保护范围看似穷尽，实则具有很大的弹性，因此，司法实践中，对于知名商品特有标识的认定往往是双方当事人争议的焦点，也是案件审理的难点。知名商品特有标识的认定属于个案认定，在认定中尤其应当注意把握以下三点：
（一）商品必须具有知名度
对《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《不正当竞争司法解释》）关于“知名商品”认定的规定，在理解上适用上应当着重注意以下两点：
1、原告对其主张的商品是否知名，应负举证责任。即使存在仿冒行为，也不能据此反推出该商品即为知名商品。经营者一般可以通过该商品进入市场的时间及地域、商品的市场占有率、商品的广告宣传投入、消费者对该商品的知晓程度等方面的举证来证明。
2、原告对知名度的举证应及于其所主张的具体商品。经营者作为市场主体的知名度或其商标知名度可以作为考量因素，但并非决定性因素。本案中，原告提供的大量证据证明其对其生产的“ne w b a l a n ce”运动鞋进行了广泛、持续的宣传， 故法院认定“newbalance”运动鞋作为一个整体构成“知名商品”。但是“newbalance”运动鞋的知名度不能代替其对“京剧脸谱”及“海陆空”系列运动鞋知名度的证明，而原告主张的该两系列商品均为限量版，生产数量不足千双，销售范围亦十分有限，涉及此两系列商品的宣传也并不多，故法院对该两系列商品的知名度没有确认。
（二）商业标识必须具有实际使用的事实
知名商品特有标识受法律保护的根本原因在于这些商业标识经过权利人的实际使用而具有了商品来源的识别意义。对商业标识实际使用的事实涉及三个方面：第一，使用在先；第二，主动使用；第三，使用具有持续性。
1、使用在先。由于知名商品特有标识系个案认定，而且对于因产生第二含义而具有区别性的商业标识而言，其特有性是根据使用情况在后取得的，甚至有无法查明谁是在先使用者的情形。因此，使用在先强调的是对主张保护的商业标识的使用行为先于被控侵权标识的使用，而不必苛求原告证明其系市场上的首次使用。在原告已经提交其在先使用的证据后，反驳其在先使用的证明责任应当由被告承担。本案中，原告主张“N”系其商品特有名称，但是没有提供证据证明其将“N”作为商品名称予以使用，故法院对原告的该项主张，没有支持。
2、主动使用。商业标识要获得保护，必须由主张保护的权利人自己在商业活动中予以了使用，社会公众对商业标识的使用行为不能认定为是经营者对商业标识的使用行为。这一规则在“索爱”商标纠纷案、“伟哥”商标纠纷案中均得以体现。本案中，原告曾向法院提交了一份网页保全公证书，以证明在原告的主动使用行为停止后，至今仍有消费者将“纽巴伦”作为原告商品的中文名称予以使用，欲据此证明“纽巴伦”是原告的知名商品特有名称。但如前所述，即便确有消费者存在上述认知，消费者的认知也不能代表原告的主动使用，故法院最终未予支持。
3、持续使用。强调使用的连续性，主要原因在于商业标识的价值是在使用中产生的，是基于使用而产生的利益，其最终目的是保护使用人因对该商业标识长期使用而累积的商誉，而商誉的形成非一朝一夕，需要一定的时间过程。如果使用人主动放弃了对商业标识的使用，意味着其主观上不再将之作为区别自身商品与他人商品不同来源的标识，客观上也势必会逐渐削弱公众对商业标识与使用人之间关系的认识，因此，对于原告自身已不再使用的商业标识，法律也就没有再保护的必要。以本案为例，“纽巴伦”就是因为原告未持续使用而导致其与原告的对应性被淡化，“纽巴伦”与原告之间并不具有稳固的、唯一的对应关系，故法院对原告的该项诉请，未予支持。
反观原告主张的“在运动鞋两侧使用‘N字母’标识”，虽然“N”字母非原告所首创，但现有证据表明原告首先将其用于鞋两侧，且进行了长期的持续使用，符合“在先、主动、持续使用”的基本要件。
（三）商业标识必须具有显著性
《反不正当竞争法》第五条第（二）项对知名商品包装、装潢的要求是“特有”，《不正当竞争司法解释》第二条将之解释为“具有区别商品来源的显著特征”或“经过使用取得显著特征”，这便是商业标识获得保护的显著性要求。
商业标识的显著性又称为识别性，主要是指商业标识所具有的识别或区分商品或服务来源的性质或能力。显著性包含内在的显著性和取得的显著性（第二含义）两种。如果一个商业标识的内在属性能够用于识别某一特定商品或服务的来源，那么该商业标识便具有内在显著性。第二含义则是指通过长期使用而获得的区别于原有意义的含义。如果某商业标识本不具有内在显著性，但通过广泛使用使该商业标识与特定商品来源产生联系，该商业标识就获得了显著性。显著性要求源于商业标识的标识功能，最终目的在于防止消费者混淆。因此，在判定显著性时，消费者的感受最重要，必须结合商业标识的地域范围内的一般消费者等相关公众来判断，并以一般消费者在正常情况下的反应作为标准。
本案中，原告主张的“鞋两侧使用‘N字母’标识”装潢就是因为原告持续不断的使用和宣传而具有了识别商品来源的作用，即产生了第二含义从而得到法律保护。但是，对于原告所主张的“京剧脸谱”及“海陆空”系列运动鞋上所使用的图案设计为该两系列商品的特有装潢，法院持相反态度。主要原因不仅与前述原告未就该两系列商品进行知名度举证有关，还在于该两系列商品仅凭“京剧脸谱”及“地理标识图”的图案设计，尚无法使消费者将其与原告的商品联系起来，故对原告的该项主张，法院未予支持。