基本案情:
2013年12月31日,龙腾公司与专利权人田某共同发送警告函,称拓海公司生产和销售涉案专利产品,要求其就涉案专利权许可,侵权赔偿或合作事宜进行协商。2014年1月10日,拓海公司为了依法维护自己的权益,分别向龙腾公司与专利权人田某发送《催告函》,要求:“自收到本函后一周内书面确认我公司不侵权,并撤回原警告函。”两当事人正常收阅催告函,但在合理时间内并未履行其义务。
2014年2月24日,拓海公司诉至法庭,请求:(1)依法判定拓海公司生产的产品不侵犯第ZL200920089093.4号中国实用新型专利权;(2)责令龙腾公司与专利权人田某停止发送针对拓海公司警告函的侵权行为,并承担本案的律师费、诉讼费。
2014年6月23日,法庭一审判决支持了拓海公司的诉讼请求,并判决专利权人承担律师费、诉讼费等合理开支。
争议焦点:
被告龙腾公司向原告发送函件,已明示原告侵犯了其涉案ZL200920089093.4号实用新型专利,且包含求偿索赔之意。因此,被告龙腾公司此举已使原告陷入不安、危险、不稳定的境地,其生产、销售涉案抽瓦斯用弧形三棱钻杆的技术方案是否落入被告田建伟的涉案实用新型专利的保护范围处于不确定的状态,原告进退无据,危及或可能危及原告的合法涉案商事权益。同时,被告龙腾公司随函附送了相关法律法规条文,实质上可合理推断出入原告不认可侵权及接受赔偿方案等,被告即可通过行政投诉、民事诉讼等手段达成目标。原告收到警告函,回函要求两被告确认不侵权并撤回警告函,在两被告在规定的期限内履行后提起本案诉讼,符合法律规定。
代理难度:
本案属于专利纠纷案件中最具典型意义的“不侵权之诉”。
首先,关于管辖法院,专利权人发送警告函认为拓海公司进行专利产品的生产和销售,因此根据《中华人民共和国民事诉讼法》第28条,《中华人民共和国专利法》第61条,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第18条,最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第2、5、6条及有关规定,拓海公司所在地法院对本案具有管辖权。
其次,关于立案条件,仅仅收到侵权警告(或者没有收到侵权警告,仅仅担心自己制造销售的产品是否侵权)是不足以启动“不侵权之诉”的。根据最高院的司法解释(2010年1月1日生效),权利人向他人发出侵犯专利权的警告,被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权,自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内,权利人不撤回警告也不提起诉讼,被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的,人民法院应当受理。
第三,关于不侵权诉讼,诉讼过程中,若被法院驳回其诉讼请求(理论上存在涉案产品技术方案可能落入专利保护范围),将产生极其尴尬的甚至极其严重的后果。本案拓海公司在诉讼过程中启动了三道防线,(1)产品未落入专利保护范围;(2)有他人的合法许可授权;(3)启动涉案专利无效宣告程序。三道防线环环相扣,确保万无一失。最终本案首道防线即把“敌人”拒之门外。可谓不战而屈人之兵。