上海商标律师网商标代理人在当事人办理商标代理业务中扮演了举足轻重的作用，代理人的建议往往能左右当事人的最终决定，因此如何能分清利弊、客观提供建议也是代理人在日常代理活动中，不断追求的境界。但每件商标申请的案情不同、背景不同、审查人员在使用法律时的考量、尺度也会有差别，且我国商标申请和确权案件的审查皆有一定的时间跨度，但社会经济情况却飞速发展和变化，代理人如何事先做出准确的判断，若完全僵硬地照搬法律，则会如坠迷雾，从而使企业丧失维权的良机。作为一家具有悠久代理历史的专业机构，我们希望将自身的代理经验与各位业界人士进行分享，并打算由此制作一系列代理方面的案例分析，以促进交流和共同进步，以促进商标权利人在品牌经营过程中更好地维护自身的权利。
商标驳回复审是最常见的商标代理业务，对于已经使用的商标，一旦在申请过程中遭遇驳回，申请人往往扼腕叹息。代理人在分析商标局的驳回理由时，应当充分了解申请商标的使用情况，是否能够提供足够的使用证据也是申请商标通过驳回复审审查的关键之一。以往在探讨驳回复审案件中的商标使用证据时，主要集中在“通过使用产生显著性”这一类型案件，本文不再赘述。那么在其他类型的驳回复审案件中，提供商标使用证据是否能够起到作用呢？作用有多大？是锦上添花抑或一锤定音？笔者认为，商标驳回复审与商标申请审查同为商标行政审查程序，其最大的不同是在驳回复审程序中，申请人可就申请商标阐述理由、提供证据，使得合议组能够客观、综合地审查申请商标。商标作为区分商品或服务来源的标识，只有使用在指定的商品或服务上方能证明商标的识别性。因此，提供实际使用中商标使用证据，肯定能促使审查员全面了解申请商标；而通过使用具有一定知名度的商标，其识别作用已经得到实践的肯定，这类商标使用证据应当能对驳回复审案件起到决定性作用。笔者将在下文通过以相对理由驳回、以未通过地名审查禁止注册的绝对理由驳回这两个复审案件，说明使用证据在商标驳回复审案件中的作用。
一、在商标驳回复审案件之相对理由驳回案件中：（第5062150号此商标驳回复审案）
如家酒店连锁管理（香港）有限公司于2005年12月15日就第5062150号“HOME NN+图形”商标在国际分类第43类“住所(旅馆、供膳寄宿处)、咖啡馆、餐厅、临时住宿处(出租)、饭店、旅馆预订、旅游房屋出租、活动房屋出租、汽车旅馆、会议室出租”服务上提出注册申请。经商标局审查于2009年6月29日，以“该商标与特力股份有限公司在类似服务项目上已注册的第1647965号HOME;特力商标近似和该商标与赵鸿生在类似服务项目上已注册的第4513795号秀才家;HOME商标近似”为由，驳回申请商标的注册申请。
收到该驳回通知后，当时有两种代理意见：（一）申请商标中的“inn”缺乏显著性，“home”与引证商标的显著部分基本相同，同时鉴于申请人第5316901号商标 （HOME NN+如家+图形）已经获得初审公告，此商标在一定程度上能够获得保护即可，可以考虑放弃复审；（二）第5316901号商标获得初审通过，且商标在实际使用中确实是驰名商标“如家”唯一对应的英文翻译，已经与普通的“home”产生区别，与引证商标不构成近似，且申请商标是申请人重要的商标，不应当轻易放弃驳回复审的机会。
考虑到确有充分的使用证据，以及商标的重要性，申请人决定提起复审申请。代理人整理了大量的证据，以证明申请商标系申请人“如家”商标对应的商业标识，经过申请人持续、广泛的使用，与申请人的驰名商标“如家”及提供的服务紧密相连，取得很强的显著性，已经被赋予特定含义，与字面含义产生实质性差别；再通过引证商标彼此的共存，证明“HOME”一词使用在第43类“餐饮、住宿”服务上显著性不强，而申请商标与引证商标的外观构成、中文含义和读音都有明显的区别，在申请商标的第43类服务上造成混淆的概率极低。2010年1月25日该商标驳回复审通过审查。
该案最重要的复审理由是，此商标系驰名商标“如家”唯一对应的英文翻译，具有特定的含义。由于“如家”和申请商标均系臆造词，本不存在对应翻译的关系，能否提供大量的使用证据则成为该案的关键点。由此可见，在以相对理由驳回的驳回复审确权案件中，商标的相同近似不局限于申请商标原本具备的含义，申请人赋予申请商标的含义也应当考虑在内，但申请人也需提供切实有效的证据用以证明。本案申请人在使用中坚持标识的统一管理和规范使用，并十分注重保管商标使用证据，也是该商标通过审查的重要原因。
二、在商标驳回复审案件之绝对理由禁止商标注册案件中：（第4167898号“安吉”商标驳回复审案）
上海汽车工业销售总公司于2004年7月13日就“安吉”商标在国际分类第39类“运输、商品包装、船舶经纪、贮藏、潜水服出租、能源分配、水闸操作管理、货运、轮椅出租、替他人发射卫星、车辆租赁、货运经纪、运输信息、码头装卸、船只运输、汽车运输、铁路运输、空中运输、停车场、司机服务、仓库出租、集装箱出租、贮藏信息、递送(信件和商品)、旅行社(不包括预定旅馆)、管道运输”服务上提出注册申请。
经商标局审查于2007年4月3日，以“该商标与深圳安吉尔饮水产业集团有限公司在类似服务项目上初步审定并公告的第4041796号安吉尔商标近似；‘安吉’是县级以上行政区划的地名，禁用作商标”为由，驳回申请商标的注册申请。
申请时，代理人已经告知被驳回的风险以及驳回复审发生的可能性，申请人很快办理了委托手续，于是难题移交到代理人手中。其中以绝对理由驳回的服务项目是申请人最希望获得审查通过的，但以绝对理由驳回的商标驳回复审案件是商标代理业务的难点之一，对于涉及到含有地名的商标审查，没有明确充分的证据，很难通过审查。如何证明地名具有第二含义？怎样的第二含义才能成为地名审查的例外情况呢？除了查到“安吉”地名源自《诗经·唐风——无衣》，引遍经典都没有该商标具有第二含义的依据，据申请人告知，该商标用于汽车服务行业，主要取其“平安”、“吉祥”的含义，但这是“安”和“吉”两个汉字分别具备的含义，是否能作为“安吉”词组的含义来看呢？在困惑中，代理人决意回到立法本意来探讨，《商标法》关于地名商标使用管理的条款设置，主要是为了防止消费者对商品和服务来源的误认，以及防止“地名”商标为申请人垄断后造成的不公平竞争。因此，只要申请人能够证明申请商标的使用不会造成上述两种情况，即可达到证明目的，而申请人是汽车行业极具实力的企业，申请商标经过其长期运营和使用已经具有很高的知名度，其实际使用的情况就证明了该商标没有误导消费者和影响市场公平竞争秩序，也就是说“安吉”通过申请人的大量使用已经形成特定含义能够区别于安吉的地名。
代理人按上述思路，整理了申请人提供的证据材料，递交了以下复审理由：一、安吉一词取自《诗经·唐风——无衣》中“安且吉兮”，“安”为舒适，“吉”为美妙，安吉县也因此被汉灵帝赐名，该含义强于地名含义。申请商标，符合商标法第十条第二款的例外情况。二、“安吉”商标系申请人独创，系对原在先注册的“安吉”商标的重新注册，意为“平安和吉祥”，早在且经过长期使用已经有很高知名度，使用在指定使用的服务上已经获得较高的识别性，已经能够区别于“安吉”作为地名的意义，不会误导消费者对服务提供者所属地域的误认，也不会产生其他不良影响。同时，申请人递交了大量的商标使用证据，以证明理由二所述的事实。2008年10月6日，该商标驳回复审的绝对理由部分审查通过。
通过商标评审委员会的驳回决定理由“申请商标是浙江省县级以上行政区划的名称，但‘安吉‘本身有一定含义，且申请人提供的证据可以证明申请商标已通过使用具有区别于地名的第二含义，故申请商标未违反《商标法》第十条第二款的规定”，可知申请人递交的申请商标使用证据起到证明效力，使申请人的理由通过审查。
按照我国的法律精神，给予商标授权、保护的基础，并不是希望申请人持有闲置的商标，而是希望申请人将商标投入到商业运作，使用产生价值。通过上述两个案例可见，商标使用证据在驳回复审中有十分重要的作用，也就是说如何提供使用证据，也攸关成败。最为重要的是提供尽量充分翔实的使用证据，当然根据案情不同、申请商标指定的商品或服务范围不同、证明的对象不同使用证据的内容也可不局限于广告、合同、发票、荣誉证明等。就证据的形式而言，在代理实践过程中，不太可能提供上述证据的所有原件，但可考虑提供企业经济状况的审计报告原件、广告费审计报告原件、广告发票公证书原件、相关行业协会出具的证人证言原件等证明效力较强的证据原件。商标使用证据往往多而琐碎，大部分证据只需提供能够相互印证的复印件，即可起到证明作用。此外，需要提醒代理人的是，应当注意提供使用证据的时间范围。根据《商标评审规则》第二十七条规定“商标评审委员会审理不服商标局驳回商标注册申请决定的复审案件，……，应当针对商标局的驳回决定和申请人申请复审的事实、理由、请求以及评审时的事实状态进行评审。”因此，驳回复审时提交的商标使用证据的时间范围不局限于申请商标申请日之前的使用证据，包括申请递交时已经发生的证据。根据此条规定亦可推断出，离评审时越近的证据，证明效力越强。在前几年商标申请审查时间过长，大部分申请人在商标申请后再投入使用的状况下，提供申请日之后评审时的商标使用证据是十分关键的。尽管商标申请审查周期不断缩短，随着现代通讯技术的发展和信息的传播能力的增长，一年塑造一个知名品牌亦非难事，由此可见在申请日后评审时的商标使用证据不可或缺。
但商标使用证据并非唾手可得，笔者在代理过程中也经常遭遇无米之炊的状况，管理不规范的申请人甚至无法提供使用证据，从而丧失驳回复审的良机，但较为常见的情况是：商标使用实样与申请商标不同；在保存媒体宣传使用证据时，只搜集报道内容，不保留该报道刊登的媒体、发表时间，或过于依赖网络信息，不保留媒体报道原件只保留网络链接；在保存广告中的使用证据时，有广告合同无广告发票和付款凭证，也没有保留广告实样，使广告合同成为孤证；在保存市场活动证据时，所保留的市场活动证据均无法体现申请商标；在保存展会使用证据时，但没有保留展会的参展商名录，邀请函，发票等证据，仅保留展会的照片。以上总总，不一而足。一个成功的案件，并非代理人手眼通天或信手拈来，任何理由没有翔实的证据，也不可能通过审查。就本文的例举，商标使用证据在商标驳回复审案件中的作用可窥一斑，无疑读者也能领会商标使用证据在商标权利取得、维护中同样意义非凡。以上，均是笔者与同事们的代理心得，希望能为代理人更好地维护当事人利益，商标权利人加强商标保护提供一点帮助。